依據專利審查基準,申請人得提供輔助性證明資料支持其進步性,亦稱為次要考量因素(Secondary Considerations),包括「發明具有無法預期的功效」、「發明解決長期存在的問題」、「發明克服技術偏見」、以及「發明獲得商業上的成功」。

參照專利審查基準第2篇第3章第3.4.2.4節,所謂商業上成功係指:

「依申請專利之發明所製得之物在商業上獲得成功,若其係直接由發明之技術特徵所導致,而非因其他因素如銷售技巧或廣告宣傳所造成者,得佐證該發明並非能輕易完成。」

智財法院98年度民專上字第49號判決進一步增加主張商業上成功之限制:

「上訴人稱國內主機板市場上,絕大多數廠商均使用以系爭專利申請範圍第一項之技術特徵來製作系爭掣動桿產品,屬商業上之成功,故應具進步性等語云云,惟查所謂商業上成功亦足以作為判斷進步性之輔助標準,應係指專利權人因系爭專利而獲得商業上之成功,而非謂同業競爭之上下游公司,均使用系爭專利之技術,即可謂系爭專利已得商業上之成功;如同業競爭之上下游公司均採用系爭專利技術,反可證該技術係屬通常知識者所可輕易思及而不具進步性;另上訴人稱掣動桿之夾角略小於90度及將卡止部位之桿壁提高至少二分之一以上,即可達系爭專利所欲增進之穩固定位效果,應具進步性等,惟查系爭專利確實可達穩固定位之功效,但此為輕易由先行技術即可推論完成,並未產生無法預期之功效,且上訴人亦未能證明在該相關技術領域有何前人長期無法解決,或亟欲解決卻均告失敗之事實,是實難認系爭專利在申請當時具備進步性之要件。」

據此,欲依據商業上成功主張系爭專利具進步性時,需限於專利權人/申請人本身獲得商業上成功。惟此是否表示本身不實施專利之個人或組織(NPE)不能主張商業上成功,仍有待觀察。依本判決之推論,似乎在系爭專利所揭露之技術遭第三人抄襲,而該第三人獲致商業上成功時,反可證系爭專利不具進步性,此結論是否合理實仍不無疑義。

 

 

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