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判決法院：智慧財產法院
判決字號：98年度民專上易字第16號
判決日期：98年12月10日
系爭專利：發明第533141號
關鍵字 ：專利侵權、發明、專利範圍解讀、先前技術阻卻
本案系爭專利為一種書本之製造（裝訂）方法，使書本 展開時其背部不會呈現弧形狀態，而能平坦攤於桌面上供使用者書寫或閱讀。法院肯認專利權之保護範圍除單純請求項之字義範圍外，亦包括符合「均等論」之實質相同範疇，然而其均等之擴張仍不能觸及原已屬公共財領域之先前技術範圍。亦即，在系爭專利有效且待鑑定標的落入系爭專利範圍之均等範圍的情況下，仍有主張「先前技術阻卻」而阻卻均等侵害之空間。
<系爭專利>
<傳統裝訂方法之弧形狀態>
一、方法專利之步驟順序亦可為該發明之技術特徵，但相對亦同時造成專利權範圍之限制
系爭專利為書本之製造（裝訂）方法，其獨立項包括步驟(a)至步驟(g)之一系列製造步驟。由於系爭專利之製造方法之技術特性，以及申請專利範圍之文義，法院認定步驟(a)至步驟(g)以特定順序進行亦屬於系爭專利之其中一項技術特徵，可參照系爭專利之獨立項所述之製造步驟如下：
a)、先進行紙張印刷作業；
b)、上述紙張印刷作業完成後，則進行折紙作業；
c)、待上述折紙完成後，則進行配頁穿線壓縮，致使記事(書)本背部固定；
d)、於上述記事(書)本背部塗膠；
e)、將軟性材質貼於 上述之膠上，待膠乾涸後，該膠具有一定的軟性度；
f)、上述塗膠及軟性材質完成後，進行切割成冊；
g)、在切割成冊後，將封面以單面上下單獨黏貼於記事(書)本上，即完成記事(書)本製造。
由於被告質疑系爭專利有效性所提出之證據，與系爭專利之製造步驟之次序不同，因而法院認為系爭專利仍具有新穎性而為有效之專利（惟法院並未進一步討論系爭專利是否具備進步性之專利要件）。然而，被告所使用之製造方法，雖然具備有系爭專利請求項之所有相對應之製造步驟，但也因為其實施次序與系爭專利所述不同，因而法院認為涉案方法雖符合「全要件原則」，但不符合文義侵害。法院就專利侵害判斷之基本原則重申如下供參考：
關於專利侵權判斷，應先解讀申請專利範圍，再以之與涉案產品進行技術特徵之比對，如符合全要件原則，始進而判斷文義讀取或均等論之適用。倘不符合全要件原 則，即無須再論究涉案產品是否符合文義讀取或適用均等論。另有關均等論之適用，於全要件原則之下，係採「逐一元件（element by element）比對原則」，逐一比對各技術特徵之技術手段、功能及結果是否實質相同，而非就申請專利範圍整體（claim as a whole）為比對。
二、均等論所擴張專利範圍仍不能觸及原已屬公共財領域之先前技術範圍，亦即為「先前技術阻卻」
由於以文字界定抽象之發明概念有其本質上之限制，為避免侵權人藉由無關緊要之微小修改，實質上實施與發明人相同之技術卻未落入字義侵權之範疇，世界各國多接受專利權人於請求權之字義範圍外，適度擴張專利權保護之範圍，亦稱為「均等論」。而均等論擴充專利範圍之其中之一限制即不能觸及原已屬公共財領域之先前技術範圍，亦稱「先前技術阻卻」。法院闡述先前技術阻卻之意涵如下：
專利權固賦予專利權人於一定時間之獨占權，以鼓勵專利權人從事創作，並於專利權期滿後提供其創作成果予社會公眾，進而促進產業發展，是以專利權之保護範圍，除申請專利範圍所請之字義範圍外，尚包含「均等論」之實質相同範疇。然先前技術係屬公共財，為社會公眾所共享，無由容許專利權人藉由均等論而恣意擴張其專利權之權利範圍至先前技術之公共財領域，此即「先前技術阻卻」。於專利侵權判斷時，如待判斷對象適用「均等論」，行為人得舉證證明待判斷對象與先前技術相同，或雖不完全相同，但為該先前技術與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合，而適用「先前技術阻卻」。如經判斷待判斷對象確有「先前技術阻卻」之適用
時，待判斷對象即未落入專利權範圍，「先前技術阻卻」得為「均等論」之阻卻事由；如認待判斷對象並無「先前技術阻卻」之適用時，待判斷對象即落入專利權之均等範圍。
在本案中，法院認為涉案方法與系爭專利之方法雖有次序上之不同，惟兩者功能及結果均為相同，並未產生實質之差異，而此二者次序之替換為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易而完成，故涉案方法與系爭專利申請專利範圍第1 項屬均等之方法，而適用「均等論」。
＜先前技術阻卻之適用＞
法院首先比較涉案方法與先前技術（本案中亦即被告於質疑系爭專利有效性時所舉之證據），確認涉案方法之步驟與先前技術相同，亦具有相同之主要技術關鍵特徵，僅其所使用之軟性材質略有差異（「棉紙」與「棉布」），以及實施步驟略有不同（「整疊壓縮、上膠及貼棉紙後，再行切割成冊」與「各單冊個別黏貼棉布後再切割成冊」），而為熟悉此技藝者所能輕易置換、組合，並未具有不可預期之功效。據此，法院認定涉案方法與先前技術實質上相同。
綜上所述，法院認為先前技術之製造方法已確實揭示涉案方法之主要技術特徵，二者實質上相同。而涉案方法既然是實施已屬於公共財領域之先前技術，系爭專利於主張均等論而擴張專利權之範圍時既受有限制，有「先前技術阻卻」之適用，而可阻卻均等侵害。亦即，涉案方法並未侵害系爭專利。
判決全文
三、延伸思考
1. 法院於民事訴訟程序中就專利權有效性自為判斷時，是否需完整考量系爭專利是否符合所有專利要件？
依照智財案件審理法，法院於民事訴訟程序中就專利權是否有效應自為判斷，而專利權需符合產業利用性、新穎性及進步性之三項專利要件，方為一有效之專利。惟本案於審酌系爭專利之新穎性後，並未對系爭專利是否具備進步性之專利要件表示意見，亦即法院並未考量熟此技藝者是否得就先前技術所揭露之技術內容輕易推及系爭專利。
另，行政救濟之審查以智財局之處分內容為限，否則即有「訴外裁判」之違法。倘智財局於舉發程序之處分中僅審酌系爭專利之新穎性，則行政救濟程序中無須審酌系爭專利之進步性（97年度民專訴字第6號參照）。
2. 「均等論」涉及專利侵權與否(系爭專利與涉案技術)，而「進步性」涉及專利之有效性（系爭專利與先前技術），惟兩者之判斷方式與標準是否相同？
