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判決法院：智慧財產法院
判決字號：98年度民專上字第19號
判決日期：99年1月14日
系爭專利：證書號碼第152547號
關鍵字 ：專利侵權、發明、功能手段用語（Means Plus Function）、可實施性（Enablement）
本案為涉及商業方法之軟體專利，主要為一種廣告主及廣告對象自動媒合方法。系爭專利其中之一請求項為用以實施部分發明方法之儲存媒體，撰寫方式係採取功能手段用語。惟法院認為說明書與圖式中，並未能找到該等手段功能用語對應之結構及材料，且亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明的內容，不參酌先前技術文獻即能瞭解對應的結構及材料，故該請求項因說明書或圖式不載明實施必要之事項，使實施為不可能或困難者而有應撤銷之理由，專利權人不得主張系爭專利之權利。
專利之基本概念，乃藉由授與一定期間之獨占地位，以鼓勵發明人將其發明公布與社會大眾。因此，發明人所揭露之技術內容自然需達一定詳細之程度，俾使社會大眾得以於獨占期間屆期後得以利用該發明。現行專利法第26條第2項規範發明說明之內容，其所揭露之技術內容應明確且充分，需使發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容並可據以實施，此又稱為可實施性（Enablement）。而同條第3項則規範請求項之內容，其應以簡潔之方式明確記載申請專利之發明，且必須為發明說明及圖式所支持。違反本條規定者不應授予專利，並得為舉發專利無效之理由。
（系爭專利核准時之專利法規定為，說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者，專利專責機關應依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告證書作廢）
一、以整體系統運作方法為標的之商業方法請求項之限制
系爭專利主要為一種廣告主及廣告對象自動媒合方法，係籍由於廣告媒合系統中設定廣告條件以篩選廣告對象，倘廣告對象確實讀取廣告之後，廣告媒合系統則計算應給予廣告對象之回饋利益，以及於媒合與傳遞廣告之服務費。系爭專利之說明書內容中，主要皆著重於描述廣告媒合系統之運作方法，包含廣告主、廣告對象及廣告媒合系統間之運作模式，以及廣告媒合系統內業務管理、電子店鋪管理、行銷管理以及財務管理及用於儲存各種資料之資料庫間之相互關係及運作，包括廣告主可輸入廣告對象條件，接受廣告之廣告對象亦可提供所想要之廣告條件。系爭專利之第一組獨立項即是請求以整體系統之運作方法為標的之權利範圍。
而在侵害鑑定之判斷中，涉案產品/方法需具備請求項之全部特徵，方屬落入請求項之權利範圍，亦稱「全要件原則」。而實施系爭專利第一組獨立項之方法需包括「廣告主」、「廣告對象」及「媒合系統」三方面之運作，方完全構成第一請求項之所有技術特徵。亦即該請求項所述之方法需有被告所提供之媒合系統、廣告主提供廣告、及廣告對象接收廣告三方面配合方有可能侵害該請求項。原告在本案中亦未主張被告侵害此項權利範圍。
在撰寫商業方法專利時，以整體系統之運作為觀點來描述發明之技術內容，雖為一般直覺且容易之說明方式，惟以整體系統為標的之申請專利範圍在實際侵權訴訟中發揮之用途恐怕有限。
二、請求項中使用「功能手段用語」時，需在說明書與圖式中能找到對應之結構及材料，使發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明的內容，「不參酌」先前技術文獻即能瞭解對應的結構及材料，更能輕易實施該發明
系爭專利之第二個立項（請求項6）之權利標的則為一種「利於訂閱者自動設定所欲之廣告模式以及廣告類別之儲存媒體」，其標的雖屬物品，惟技術特徵則多在於其上所儲存之程式碼執行時所實施之方法步驟，為一種常見之請求項撰寫方式。而此請求項完全在界定權利範圍時使用了功能手段用語，如下所示：
設定廣告模式之功能手段或裝置，以利於該訂閱者得到回饋之方式；
設定廣告類別之功能手段或裝置，以利於該訂閱者設定所要接收之廣告類別；及
產生媒合資訊之功能手段或裝置，以及知會媒合系統之功能手段或裝置，以利於與一廣告媒合系統進行雙向耦合。
功能手段用語係一種常見之請求項撰寫方式，單純以該元件所產生之功能（功效）來做為權利範圍之界定，而不直接描述元件之特徵及相互間之連結關係。因此，功能手段用語之實際權利範圍需以說明書或圖式中所實際揭露者為限。法院在判決中亦引用了專利審查基準中有關功能手段用語之說明：
「當請求項中出現功能手段語言時，若在說明書之文字描述中未對其非習知的部分提出對應的說明，該請求項即無法視為已特別指出並清楚地主張或限定其發明。例如，申請人在說明書之文字描述只揭露所執行的功能，而未針對執行功能的硬體或硬體與軟體的結合，提出明示的、暗示的或襲承前案或相關文獻的解說，則該申請案中對應於請求項內所載之功能手段，將視為並未揭露任何構成。審查時應以未適當揭露的理由，核駁該請求項。」，系爭專利核准時所適用之專利審查基準第1-8-25至1-8-26 頁亦有規定。又依據現行專利審查基準第2-9-21頁對於手段功能用語或步驟功能用語請求項是否明確且為發明說明及圖式支持，其判斷原則第1點後段規定： 「該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明的內容不參酌先前技術文獻即能瞭解對應的結構、材料或動作者。」
然而，系爭專利說明書之內容在描述實完全著重在該商業方法之流程步驟，並未提及儲存媒體上之程式碼或其他細節。據此，法院認為系爭專利之申請專利範圍第6項中雖有「設定廣告模式之功能手段或裝置」、「設定廣告類別之功能手段或裝置」、「產生媒合資訊之功能手段或裝置」、「知會媒合系統之功能手段或裝置」等以手段功能用語請求項描寫之技術特徵，「惟檢視系爭專利說明書與圖式，並未能找到該等手段功能用語對應之結構及材料，上訴人訴訟代理人依系爭專利說明書之發明說明的內容，不參酌先前技術文獻，亦未能明確說明上揭手段功能用語請求項對應的結構、材料，僅籠統地舉例說明使用者與螢幕上介面部分之互動，而非針對該手段功能用語一一說明所應對應的結構及材料」。
對此，原告主張只要參照先前技術，便可以由系爭專利所揭示之文字來實施所述之技術內容，但不被法院所接受。法院認為「必須參酌先前技術文獻所揭露之內容才能瞭解系爭專利之手段功能用語請求項之對應的結構、材料」。此外，法院認為系爭專利的專利分類雖然是在商業方法之下，惟參照系爭專利之圖式可知除電腦資訊硬體或網路設備資源外，必然是以程式軟體來實現，但於說明書與圖式中，並未能找到該等手段功能用語對應之結構及材料，且亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明的內容，不參酌先前技術文獻即能瞭解對應的結構及材料，故系爭專利申請專利範圍第6 項因說明書或圖式不載明實施必要之事項，使實施為不可能或困難者，有違系爭專利核准時之專利法第71條第3 款之規定。
相較之下，系爭專利之另一方法請求項，雖然同樣需以程式軟體來實現，但由於已說明方法之實施步驟，並非如功能手段用語般僅以所實現之功能來界定，法院認為該方法請求項則沒有不可實施之問題：
「系爭專利申請專利範圍第10項為一方法請求項，其技術性程序實際上僅是兩組資料之輸入或取得後再進行比對，比對結果有符合時再通知其中一方，故依系爭專利圖一之系統示意圖可知，系爭專利申請專利範圍第10項除電腦資訊硬體或網路設備資源外，再配合簡單之比對程式軟體即可實現。是以，系爭專利申請專利範圍第10項可據以實施，未違反系爭專利核准時之專利法第71條第3 款之規定」。
因此，在撰寫商業方法專利，尤其是使用到手段功能用語時，務必要特別注意說明書中是否已揭露了相對應之結構及材料。在可能的範圍內，或許提供簡單的範例程式碼為較佳之選擇。
三、智慧財產案件審理法之影響
由於智慧財產案件審理法之施行，法院就專利之有效性及侵權與否需自為認定，因而本案在地方法院審判時，法院為審查系爭專利之有效性，於審理中傳喚撰寫系爭專利之專利工程師到庭，並就系爭專利之撰寫方式詢問若干問題，包括「系爭專利是你書寫申請？為何會寫這份專利及為何拿去申請？」、「如果要在電腦上作這個平台，有何條件？」、「電腦原本就具有互相對應、溝通可資比對的功能，這算是你商務平台的特色？」、「專利範圍的第六項書寫來看，會不會讓人誤認為這是物的發明，而不是方法的發明？」等，並就請求項之各項技術特徵一一予以詢問。在法院於訴訟中實質審理專利內容後，專利說明書撰寫之品質將來當更加受到重視，相對地，如何撰寫一份好的專利說明書亦會有更加嚴峻之挑戰。
