專利學習筆記

依據專利審查基準，申請人得提供輔助性證明資料支持其進步性，亦稱為次要考量因素（Secondary Considerations），包括「發明具有無法預期的功效」、「發明解決長期存在的問題」、「發明克服技術偏見」、以及「發明獲得商業上的成功」。

參照專利審查基準第2篇第3章第3.4.2.4節，所謂商業上成功係指：

「依申請專利之發明所製得之物在商業上獲得成功，若其係直接由發明之技術特徵所導致，而非因其他因素如銷售技巧或廣告宣傳所造成者，得佐證該發明並非能輕易完成。」

智財法院98年度民專上字第49號判決進一步增加主張商業上成功之限制：

「上訴人稱國內主機板市場上，絕大多數廠商均使用以系爭專利申請範圍第一項之技術特徵來製作系爭掣動桿產品，屬商業上之成功，故應具進步性等語云云，惟查所謂商業上成功亦足以作為判斷進步性之輔助標準，應係指專利權人因系爭專利而獲得商業上之成功，而非謂同業競爭之上下游公司，均使用系爭專利之技術，即可謂系爭專利已得商業上之成功；如同業競爭之上下游公司均採用系爭專利技術，反可證該技術係屬通常知識者所可輕易思及而不具進步性；另上訴人稱掣動桿之夾角略小於90度及將卡止部位之桿壁提高至少二分之一以上，即可達系爭專利所欲增進之穩固定位效果，應具進步性等，惟查系爭專利確實可達穩固定位之功效，但此為輕易由先行技術即可推論完成，並未產生無法預期之功效，且上訴人亦未能證明在該相關技術領域有何前人長期無法解決，或亟欲解決卻均告失敗之事實，是實難認系爭專利在申請當時具備進步性之要件。」

據此，欲依據商業上成功主張系爭專利具進步性時，需限於專利權人/申請人本身獲得商業上成功。惟此是否表示本身不實施專利之個人或組織（NPE）不能主張商業上成功，仍有待觀察。依本判決之推論，似乎在系爭專利所揭露之技術遭第三人抄襲，而該第三人獲致商業上成功時，反可證系爭專利不具進步性，此結論是否合理實仍不無疑義。

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判決法院：智慧財產法院
判決字號：98年度民專上字第19號
判決日期：99年1月14日
系爭專利：證書號碼第152547號
關鍵字　：專利侵權、發明、功能手段用語（Means Plus Function）、可實施性（Enablement）

本案為涉及商業方法之軟體專利，主要為一種廣告主及廣告對象自動媒合方法。系爭專利其中之一請求項為用以實施部分發明方法之儲存媒體，撰寫方式係採取功能手段用語。惟法院認為說明書與圖式中，並未能找到該等手段功能用語對應之結構及材料，且亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明的內容，不參酌先前技術文獻即能瞭解對應的結構及材料，故該請求項因說明書或圖式不載明實施必要之事項，使實施為不可能或困難者而有應撤銷之理由，專利權人不得主張系爭專利之權利。

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判決法院：智慧財產法院
判決字號：98年度民專上易字第16號
判決日期：98年12月10日
系爭專利：發明第533141號
關鍵字　：專利侵權、發明、專利範圍解讀、先前技術阻卻

本案系爭專利為一種書本之製造（裝訂）方法，使書本 展開時其背部不會呈現弧形狀態，而能平坦攤於桌面上供使用者書寫或閱讀。法院肯認專利權之保護範圍除單純請求項之字義範圍外，亦包括符合「均等論」之實質相同範疇，然而其均等之擴張仍不能觸及原已屬公共財領域之先前技術範圍。亦即，在系爭專利有效且待鑑定標的落入系爭專利範圍之均等範圍的情況下，仍有主張「先前技術阻卻」而阻卻均等侵害之空間。

<系爭專利>

<傳統裝訂方法之弧形狀態>

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判決法院：智慧財產法院
判決字號：97年度民專訴字第6號
判決日期：98年3月24日
系爭專利：發明第203125號
關鍵字　：專利侵權、發明、更正、專利範圍解讀

一、背景事實

 原告主張被告侵害其發明專利「光擴散用板片」，被告亦另行於智財局提起舉發質疑系爭專利之有效性，於95年1月12日獲智財局審查舉發成立，復於96年8月 6日訴願程序遭撤銷原「舉發成立」之處分，再遭台北高等行政法院於97年5月8日撤銷訴願決定，發回訴願會重為審究。智財法院依智財案件審理法之規定對系 爭專利之有效性亦自為認定，並於98年3月24日作出系爭專利不具進步性之判決。本案事實尚屬單純，惟兩造於行政法院及民事法院就專利更正及有效性之攻防，仍值參酌。

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判決法院：智慧財產法院

判決字號：97年度民專訴字第35號

判決日期：98年3月2日

系爭專利：新式樣第072526號

關鍵字　：專利侵權、新式樣、創作性

一、背景事實

原告於90年3月1日原告取得新式樣專利第072526號，專利期間至100年7月22日。原告主張發現被告仿冒系爭專利而生產、銷售編號MH506型塑鋼床頭櫃(系爭產品)，侵害原告之專利權，並於97年1月29日寄發存證信函予被告，敬告其停止一切販售仿冒商品之行為。惟被告於同年2月15日函覆：「本公司於研發床頭櫃時，已知貴公司床頭櫃專利在案，而為避免其侵權問題產生，已設計與貴公司不同的款式，也取得經濟部智慧財產局專利（D117261），所以本公司未涉嫌仿冒侵權行為。」

原告認為被告係於系爭專利公告後仿冒原告之商品而申請取得第D117261號專利，僅在平盤、抽屜做些微之變化，不具創作性，仍屬故意侵害原告之系爭專利權，並於97年2月27日對被告之第D117261號專利提出舉發，並於同年7月24日向法院起訴。法院認為「被告抗辯其取得第D117261號專利並據此製造、銷售之床頭櫃為行使專利權之正當行為」，因而第D117261號專利是否有應撤銷之事由將影響本案裁判之結果，有使智財局表示意見之必要，而於同年12月2日裁定命智財局參加訴訟。智慧財產局其後於98年1月18日作出舉發不成立之處分。